分析米国最高裁判所が本日、当局の反対にもかかわらずBooking.comを米国特許商標庁（PTO）に登録できるとの判決を下したことを受け、インターネットのドメイン名は商標登録が可能になる可能性がある。
ほぼ全員一致の判決 [PDF] （スティーブン・ブレイヤー判事だけが反論）は、一般用語に「.com」を追加することは単語に「company」を追加するようなものであり、「[あるプロバイダーの]サービスを他のプロバイダーのサービスと区別するような追加の意味を伝えない」とする PTO の法的主張に反するものでした。
最高裁判所は、ある程度の長文にわたって、これに異議を唱えた。地方裁判所と控訴裁判所の見解に同意し、「消費者は実際には『Booking.com』という用語をそのように認識していない」とした。最高裁判所は、回答者の75%が「Booking.com」をブランド名と考えていたのに対し、一般名だと考えているのはわずか24%だったという調査結果を重要な証拠として挙げた。
特許商標庁（PTO）が過去に自らの主張を覆したことも事態を悪化させ、裁判所はArt.comの商標登録番号3,601,346とDating.comの商標登録番号2,580,467を挙げました。最高裁は、判決がBooking.comに不利な場合、既存の承認商標は「取消の危険にさらされる」と論じました。しかし、最高裁は「特許商標庁の現在の商標法や商標政策の見解を支持するものは見当たらない」と厳しい評価を下しました。
Booking.comをブランドだと認識している人が75%に上った同じ調査では、「Washingmachine.com」をブランドだと認識している人はわずか33%で、61%が一般名詞だと認識していることも明らかになりました。この主観的な評価は、今後急増するであろう.com商標出願の審査において、特許庁にとって大きな頭痛の種となるでしょう。
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当然のことながら、商標弁護士らもほぼ全員一致でこの判決を支持している。
.comサフィックスは商標となるか？ Bookingが法的地位を確立したことを受け、米国最高裁判所が判断を下すことになる。
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Booking.comの弁護士の一人、デイビッド・バーンスタイン氏は次のように述べています。「最高裁判所は、何百万人もの消費者が長年認識してきた事実を確認しました。Booking.comは単なるウェブアドレスではなく、ブランド名なのです。最高裁判所は、ブランド名に関しては消費者が王様であり、消費者が単なる総称や説明的な名称ではなくブランド名であると認識している場合、その名称は商標保護を受ける資格があることを確認しました。」
同判事はこれを「Weather.com、Law.com、Wine.com、Hotels.com、そしてHome Depot、Salesforce、TV Guide、Pizza Hut、The Container Storeなど、自社ブランドの構築に多大なリソースを投入してきた無数のブランド所有者の勝利だ。裁判所は、政府の立場が受け入れられていたら、これらの商標が危険にさらされていたであろうことを認めている」と評した。
もう一人の知的財産弁護士、サリバン・アンド・ウースターのミッチェル・スタイン氏は、この判決は「『generic.com』ドメイン名を保護可能な商標の領域に確固たる地位を与えた」と述べ、これは「賢明な結果であり、『Booking.com』は特定の会社を指し、したがってブランド名として機能するという広く理解されていることに合致している」と主張した。
この訴訟の核心には、もっと大きな問題がある。訴訟はインターネットのドメイン名システムと.comサフィックスを中心にしているにもかかわらず、裁判所は、こうした命名システム自体が商標システムにどのように当てはまるかを検討することを拒否したのだ。
判決の脚注には、PTO は、.com サフィックスは「インターネットおよびドメイン名システムの機能的特徴」であり、機能的特徴は商標保護を受けることができないという論理に基づき、「ドメイン名は一度に 1 つのエンティティにのみ割り当てられるという事実を無視する」よう裁判所に促したと記されている。
しかし裁判所は、「本件はインターネットの機能やドメイン名システムに対する商標保護に関わるものではなく、Booking.comは一般的な固有のドメイン名の使用を主張していない」と主張し、その主張を却下した。
さらに、「特許庁が登録を拒否した唯一の根拠、そして我々が主張する唯一の点は、『Booking.com』が一般的な名称であるということだ。したがって、機能性制限の適用性を判断する余地はない」と続けた。
これは問題です。なぜなら、Booking.com が Booking.com を商標として登録したい主な理由は、Booking.com というドメイン名を所有しているからです。
いくつかの問題
すると疑問が湧いてきます。ドメイン名を持っていない場合はどうなるのでしょうか？そのアドレスを所有していなくても、一般的なドットコムを商標登録することはできるのでしょうか？また、そのドメインが売却または譲渡された場合はどうなるのでしょうか？商標権も自動的に移行されるのでしょうか？あるいは、あるグループが実際のドメインを所有し、別のグループが同じ名前の商標を所有するという状況になる可能性はあるのでしょうか？
同様に、example.com という商標を所有している人が、ドメイン名の所有権を主張し、ドメイン名の所有権を決定するために設定され、商標用語に大きく依存する UDRP プロセスを通じて訴訟を進めることはできるでしょうか?
これらの問題はPTOによって触れられており、スティーブン・ブレイヤー判事の唯一の反対意見である。
上記で議論した原則は、「.guru」「.club」「.vip」といった新たに拡大されたトップレベルドメインには異なる形で適用される可能性があります。これらのドメインは、問題となっているウェブサイトの「機能、品質、または特性に関する情報を伝える」可能性があります。しかし、彼はここでも、「これらのシナリオはここでは提示されていません。なぜなら、『Booking.com』は予約に関連するウェブサイトのみを伝えるからです」と指摘しています。
ブレイヤー氏はまた、消費者調査が今回の決定に大きな影響を与えたことを非常に嫌悪し、Booking.com は商標登録できるという事実を指摘した。あるグループの 75 パーセントの人が、Booking.com はブランドであると答えたが、同じグループの 33 パーセントの人は、Washingmachine.com はブランドではないと感じていたからだ。
「一体何がこの違いを説明できるのでしょうか？」と彼は問いかけた。「『Booking.com』は、『Washingmachine.com』やその他の『generic.com』よりも本質的に説明力が高いわけではありません。『Booking.com』をブランドとして認識した調査参加者は、広告などを通じてその名前を耳にしたことがある可能性が高いでしょう。」
もし誰かが「Washingmachine.com」という会社を立ち上げたとしたら、多額の広告投資によって同様のレベルの消費者の認知度を確保できる可能性が高いでしょう。それで「Washingmachine.com」という名称自体の性質が変わるでしょうか？決してそんなことはないはずです。
景観調査
ソニア・ソトマイヨール判事は裁判所の決定には同意したが、調査の手法と、判決がはるかに大きな問題の狭い法的側面で行われたという事実の両方に関して、将来起こり得るいくつかの問題を指摘した。
「反対意見は、消費者調査の証拠は『一般性を示す信頼できない指標である可能性がある』と賢明に指摘している」と彼女は指摘し、特に「消費者調査全般に内在する弱点」を考慮している。
彼女はまた、「PTOは、辞書や使用状況の証拠に基づいて、Booking.comが実際にここで問題となっているサービスのクラスの一般的な商標であると適切に結論付けた可能性があり、地方裁判所がそれと異なる結論を下したのは誤りである可能性がある」と指摘した。
言い換えれば、より広い文脈においては特許庁の判断が正しい可能性があり、この判決は事実上インターネット自体の商標化につながる可能性があり、企業はインターネットへの統制を強める手段として、名称や特定のドメイン末尾をめぐって争うことになる。しかし、彼女は「この問題は裁判所の審理対象ではない」と指摘した。
最高裁が審理していた問題は、Booking.comが商標を取得すべきでない理由について、特許商標庁が主張している内容が正当であるかどうかのみでした。これは、1888年にグッドイヤー・ラバー社が、グッドイヤー・インディアン・ラバー・グローブ社を閉鎖しようとした際に「company」という単語は商標として使用できないと判断されたため、商標権を主張して敗訴した訴訟における主張内容でした。
この事件は、多くの点で 1946 年のランハム法に取って代わられました。この法律は現在でも米国の商標法のほとんどを規定しており、商標登録が可能かどうかを判断する鍵はその「主要な意義」にあると判断されました。つまり、「booking」という単語は「Booking という会社」という意味ではなく、「何かを予約する」という意味です。
PTOは、本件においては、以前のGoodyear事件が適切な基準であり、当時の「company」と現代のデジタル時代における「com」は実質的に同じであると主張しようとしました。最高裁判所はこの主張を退け、Goodyear事件が「消費者の認識を完全に無視している」として、ランハム法の適用を決定しました。
それは法律上の問題であったが、今回の判決の影響が今やはるかに広範囲に及ぶことから、将来的にはPTOの論理は当初思われたほど悪くなかったことがわかるかもしれない。
次は何をする？
大きな未知数は、企業がドットコムネームを商標として登録できるようになったことで何が起こるかだ。裁判所は、こうした保護措置が類似の名称を持つ他のドットコム企業への圧力、買収、あるいは閉鎖に利用されるという主張を退け、Booking.comでさえ自社の商標は「弱い」標章だと主張していると指摘した。
裁判所は、他の原則や法律によって企業が類似した名前を持つ他のドメイン名を攻撃するのを阻止できると主張している。裁判所は、不正競争防止法を引用し、「競合他社が企業の実際のドメイン名を不正に取得できないようにする」ことと、「多くの場合、企業を詐称通用や虚偽広告から別途保護する」ことを規定している。
また、「競合他社の使用は、消費者を混乱させる可能性がない限り、商標を侵害するものではない。消費者に多少の混乱が生じる場合でも、いわゆる「古典的なフェアユース」の原則により、「公正かつ誠実に」かつ「商標としてではなく」、自社の商品を説明するためだけに説明的な用語を使用する者は、責任を問われない」としている。
それはそれで結構なことだ。しかし、知的財産権弁護士の激しい憤りを目の当たりにしたことがある人なら誰でも分かるように、現実のオンラインの世界ではそうはいかない。膨大な法的リソースが、ホスティング会社、レジストラ、レジストリ、検索エンジン会社といった他の企業に圧力をかけるために使われる。こうしたキャンペーンは、法律に反しているにもかかわらず、しばしば成功している。
まとめると、最高裁は正しい判断を下したが、DNSサフィックスを商標として登録し、その後、別の方法で権利を行使しようとする企業との、今後10年間に及ぶドメイン名をめぐる争いの扉を開いたと言えるだろう。問題は、FacebookとAmazonのどちらが先に行動するかだけである。
ネット中立性のような問題に、より効果的に対処するために新しい電気通信法が必要であるのと同様に、インターネット時代に対応した新しいランハム法が必要になるかもしれません。今回の決定は、問題の終わりではなく、始まりに過ぎません。®
